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"我想要马儿跑得快,但不太想喂马儿吃太多草"

专利不香吗?非要把实验数据藏起来

 

专利制度的本质其实就是以公开换取保护,这其中必然会涉及到利益的权衡,即专利人对某一技术方案的垄断与社会公共利益的平衡。这种利益平衡的一种表现形式是,专利权人获得一定期限排他权利的同时,也负有相应公开该发明技术方案的义务,且是能让该领域技术人员都可以实现,进而切实使该发明发挥推动科技进步的作用。下面举一案例说明:

(以下内容或许会有些绕,不想费脑子的客官可以直接跳过,看小金的贴心解析~)

细胞基因公司诉国家知识产权局专利复审委员会专利驳回复审行政纠纷案

专利不香吗?非要把实验数据藏起来

 

【案件说明】细胞基因公司系名称为"作为抗肿瘤剂的5-取代的喹唑酮衍生物"发明专利申请(简称本申请)的申请人。本申请要求保护一种新化合物,该化合物可以用于治疗癌症等多种疾病。

2012年5月30日国家知识产权局作出驳回决定,驳回了本申请,理由是本申请不符合《专利法》第二十六条第三款的规定。专利复审委员会于2014年7月3日作出的第73780号专利复审请求审查决定(简称被诉决定),维持了国家知识产权局的驳回决定。细胞基因公司不服被诉决定,向北京知识产权法院提起行政诉讼。其诉称:本申请的说明书详细记载了本申请权利要求保护范围内的化合物的具体合成方法和结构鉴定参数,并详细记载了该化合物活性的测定方法和实验步骤以及该化合物的用途效果和定性的活性数据。同时,细胞基因公司在答复第一次审查意见通知书时提交了定量实验数据。因此,本申请符合《专利法》第二十六条第三款的规定,被诉决定认定错误。

北京知识产权法院经审理认为,由于双方当事人均确认本申请说明书中已经充分公开了所述化合物的确认和制备,故本案中,判断本申请说明书对其所要求保护的化合物公开是否充分的关键在于其说明书是否已经公开了其所要求保护的化合物的用途和/或使用效果。

本申请说明书并未公开本申请要求保护的化合物的用途效果和定性或定量的活性数据,其所声称的该化合物的技术效果只是细胞基因公司给出的结果未定的宽泛研究方向。同时,发明人仅在说明书中公开本领域公知的验证方法是不够的,还须公开通过这些验证方法而获得的实验数据以验证新化合物的效果用途,唯此才能认为申请人完成了该发明。这是申请人申请日占先及以公开换保护的基本要求。因此,在缺乏相应实验数据的情况下,本申请说明书对多项本领域公知的化合物活性验证方法的记载并不能视为对其要求保护的新化合物效果用途的充分公开。

对于细胞基因公司补充提交的实验数据,北京知识产权法院认为,专利复审委员会在被诉决定的第7页对细胞基因公司补充提交的实验数据进行了评述。因此,专利复审委员会对上述补充提交的实验数据,并非未予考虑,而是结合本案具体情况进行审查,其做法并无不当。其次,本申请的说明书并未记载任何可以验证所述化合物效果用途的实验数据,本领域技术人员以其在本专利申请的申请日时的知识水平和认知能力,结合现有技术,无法确认所述化合物的效果用途,亦即无法通过说明书公开内容实现该发明。因此,虽然细胞基因公司在答复

第一次审查意见通知书时补充提交了实验数据,但上述补充提交的实验数据不能证明细胞基因公司在申请日时已经完成本专利申请并对其技术方案进行了充分公开,不能改变本专利申请说明书公开不充分的事实。

据此,北京知识产权法院判决驳回细胞基因公司的诉讼请求。

细胞基因公司不服一审判决,向北京市高级人民法院提起上诉。北京高级人民法院经审理,判决驳回上诉,维持原判。

专利不香吗?非要把实验数据藏起来

 

是不是看起来有点费脑子?小金为客官解析一下,简单来说就是,该细胞基因公司,想申请某化合物的专利,但未被审核通过,在第一次复审之后还是不通过,恼羞成怒把专利复审委员会告了,但因其在申请期后另外提交的附上了化合物的合成方法、实验验证的方法、用途效果及活性数据的说明书,还是不符合《专利法》第二十六条第三款,故判专利复审委员会并无过错,上诉也被驳回。

这里普及下《专利法》第二十六条第三款:申请发明或者实用新型专利的,应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。 请求书应当写明发明或者实用新型的名称,发明人的姓名,申请人姓名或者名称、地址,以及其他事项。 说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。 权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。 依赖遗传资源完成的发明创造,申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源;申请人无法说明原始来源的,应当陈述理由。

所以,判定是否符合《专利法》第二十六条第三款的标准是什么?

最关键的一点:说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

简单理解就是,你所发明的东西不说要傻子都能实现,但至少要该领域的技术人员能根据说明书的方法步骤,在现有技术的前提下,真的实现了才能算数。

总之,如果想规避不必要的成本,想专利申请顺利授权,那么在申请之初就应当将有关技术方案及效果的实验数据准备齐全,把握好公开的尺度,只要达到突出技术效果的程度就好,然后就是等待审查和授权而已。